Uma marca é um bem. Vende-se, herda-se, transfere-se e entra em partilha, como um imóvel ou um carro. E, como imóvel e carro, ela não muda de dono só porque as pessoas combinaram: existe um registro a ser atualizado, e no caso da marca esse registro é o do INPI.
O nome do ato é cessão. O que costuma dar errado é o que vem depois dele.
Quando essa conversa aparece
Quase sempre em um destes quatro momentos:
- Venda da empresa. O comprador leva o negócio e descobre depois que a marca ficou com o vendedor
- CPF para CNPJ. Registrou no nome da pessoa física quando o negócio começou e agora quer passar para a empresa
- Saída de sócio. A marca ficou no nome de quem saiu, e a empresa segue usando um bem que não é dela
- Reorganização societária. Mudou o CNPJ, criou holding, incorporou, e o certificado continua apontando para uma empresa que já não opera
Os quatro têm um traço em comum: ninguém percebe na hora. O problema aparece na renovação, numa notificação de oposição, ou no dia em que a empresa precisa provar que a marca é dela.
Transferir de verdade tem duas partes
A primeira é o documento de cessão, assinado pelas partes, identificando o registro ou pedido pelo número, o cedente, o cessionário e a manifestação de vontade de transferir.
A segunda é a anotação no INPI, e é a que as pessoas esquecem.
O contrato produz efeito entre quem assinou. A anotação é o que faz o mundo reconhecer a mudança: é a partir dela que o INPI passa a tratar o novo titular como titular, e que a transferência vale contra terceiros. Enquanto não é feita, as publicações da Revista, os prazos e as intimações continuam indo para o nome antigo.
Isso não é formalidade vazia. Já é motivo suficiente para perder um prazo: a exigência sai na RPI em nome de uma empresa encerrada, ninguém vê, e o pedido é arquivado.
Dois detalhes que reprovam a anotação
O cessionário precisa ter atividade compatível. A lei exige que quem recebe a marca exerça atividade lícita e compatível com os produtos ou serviços que ela assinala. Passar uma marca de alimentos para uma empresa cujo objeto social não tem nada a ver com aquilo é pedir exigência.
A cessão tem que levar tudo. Se o titular tem vários registros ou pedidos de marcas iguais ou semelhantes, para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, a cessão precisa compreender todos eles. Não dá para transferir a marca nominativa e ficar com a mista, ou ceder a classe 43 e segurar a 35. O que sobrar nas mãos do cedente pode ser cancelado.
É a regra que mais pega gente desprevenida em venda de empresa, porque o comprador negocia "a marca" pensando num registro, e existem quatro.
Transferência não é licenciamento
Vale separar, porque os dois aparecem juntos e resolvem coisas opostas.
Cessão é venda: o bem muda de dono e o cedente deixa de ser titular.
Licença é aluguel: o titular continua sendo titular e autoriza alguém a usar, com prazo, território e condições. É o instrumento de franquia, de representação, de fabricação por terceiro. A licença também pode ser averbada no INPI.
Quem quer que a marca fique na holding e as operadoras usem, quer licença. Quem vendeu o negócio, quer cessão.
O que fazer se já passou do momento
Se a empresa mudou, o sócio saiu ou o CNPJ é outro, e o certificado continua no nome antigo, a correção é possível e o caminho é o mesmo: documento de cessão e anotação.
O que não dá para recuperar é prazo perdido no meio do caminho. Por isso, quando a estrutura societária muda, a marca merece entrar na mesma lista de pendências que o contrato social, o CNPJ e as inscrições. Ela costuma ser o único ativo da lista que ninguém lembra de transferir, e é frequentemente o mais valioso.
E se a marca ainda não está registrada quando a empresa é vendida, não há o que ceder: o comprador leva um nome que qualquer um pode registrar. É o mesmo motivo pelo qual o CNPJ não protege a marca.