Duas instituições de ensino em São Paulo usavam a mesma palavra no nome: Poliedro. Uma era a Escola de Educação Infantil Poliedro. A outra, o Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares.
A escola de educação infantil foi à Justiça. O pedido era que a outra parasse de usar a expressão como nome comercial. Ela sustentava que vinha usando o nome desde antes.
O processo terminou no Superior Tribunal de Justiça, e terminou ao contrário: foi a escola que ajuizou a ação que saiu obrigada a parar de usar o nome, como marca, como nome empresarial e como título de estabelecimento.
A diferença entre as duas, do ponto de vista jurídico, cabe em uma linha: uma tinha registro no INPI, a outra não.
O percurso do processo
O caso passou por três instâncias e mudou de resultado em cada uma delas.
Primeiro grau. O juiz julgou a ação parcialmente procedente e determinou que a ré, o Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares, se abstivesse de usar a expressão em nome comercial. A reconvenção da ré foi rejeitada.
Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJSP reformou a sentença e julgou a ação improcedente, com um argumento que parece sensato e é juridicamente problemático: "poliedro" seria expressão científica, não registrável isoladamente. Pelo mesmo motivo, rejeitou também a reconvenção. Na prática, o tribunal estadual tratou o registro do INPI como se ele não existisse.
Superior Tribunal de Justiça. No Recurso Especial 1.393.123, com relatoria da ministra Isabel Gallotti, a Quarta Turma deu provimento ao recurso do Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares em 2020. A ministra registrou que a corte local, de jurisdição estadual, sequer tem competência para adentrar a referida matéria e desconstituir a marca. E completou: com o reconhecimento da propriedade da marca, seu uso deve ser pleno, incluída a proteção aos direitos inerentes ao registro.
O resultado prático foi a Escola de Educação Infantil Poliedro ficar obrigada a se abster de usar a expressão que estava no nome dela.
O primeiro erro: achar que Junta Comercial é registro de marca
O argumento que sustentava a ação era o tempo de uso somado ao registro na Junta Comercial. São dois sistemas distintos, e a lei é direta sobre qual deles cria propriedade de marca:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)
O arquivamento do contrato social na Junta Comercial cumpre outra função. Ele constitui a sociedade, define sócios e capital, e protege o nome empresarial no âmbito daquele estado, para fins societários. Ele não dá exclusividade de marca, não vale no país inteiro e não impede que alguém registre o mesmo sinal no INPI.
É a confusão mais comum do balcão, e ela tem um agravante: o empresário sai da Junta com um documento na mão, carimbado, oficial. A sensação de proteção é real; a proteção, não. O ponto está detalhado em CNPJ não protege marca e em nome fantasia não é marca registrada.
O segundo erro: achar que "usei primeiro" basta
A lei brasileira tem sim um instituto para quem usava antes. Ele existe, e ele é estreito:
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Repare no que o texto exige: boa-fé, uso no país, seis meses contados até a data do depósito do outro, e identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços. É um direito ao registro, não um direito de continuar usando sem registrar. E ele precisa ser exercido no procedimento certo, no momento certo, com prova documental do uso anterior.
Quem simplesmente usa o nome por dez anos sem depositar nada e sem guardar prova datada chega na discussão com o argumento mais fraco possível: a memória. Do outro lado da mesa há um certificado com número e data.
O terceiro erro: brigar no foro errado
O TJSP achou que podia resolver o caso dizendo que a palavra não deveria ter sido registrada. O STJ disse que não podia.
Esse é o mesmo limite de competência que aparece em outras disputas de marca, como no caso Natura x Jequiti, em que o STJ fixou que só a Justiça Federal, em processo com participação do INPI, pode impor ao titular de um registro que deixe de usá-lo. Tribunal estadual julga concorrência desleal, contrato, indenização. Validade de registro federal corre em outro lugar.
Para quem acha que um registro de terceiro foi concedido indevidamente, existe caminho próprio, com prazo próprio: o processo administrativo de nulidade, em 180 dias da concessão, ou a ação judicial de nulidade, em cinco anos. Os dois estão descritos em nulidade de registro de marca. Entrar com ação na Justiça estadual pedindo que o juiz ignore o certificado é gastar anos para ouvir que o foro era outro.
O que custa perder o nome de uma escola
A parte que a ementa não conta é a conta.
Trocar o nome de uma escola de educação infantil significa refazer fachada, uniforme, agenda, material impresso, carimbo e documentação. Significa comunicar famílias que escolheram aquele nome e explicar por que ele mudou, o que, em um negócio que vive de confiança dos pais, é uma conversa cara. Significa perder o domínio, o perfil, o histórico de avaliações e a indexação construída em anos.
E significa perder a identidade de boca a boca, que é o canal de aquisição principal de uma escola de bairro. A indicação circula com o nome. Quando o nome muda, a indicação acumulada deixa de apontar para lugar nenhum.
Nada disso aparece em uma decisão judicial. Tudo isso aparece no caixa.
E quem já está nessa situação
Boa parte de quem lê um caso assim descobre que está do lado errado dele: usa um nome há anos, nunca depositou, e acaba de ver que alguém tem registro.
O primeiro passo é levantar o que existe de fato. Qual é o sinal registrado, em que classes, em nome de quem, desde quando, e se o registro está vigente. Esses dados são públicos e determinam o tamanho do problema: registro em classe distante do seu ramo é uma conversa; registro no mesmo recorte é outra.
O segundo é olhar o próprio acervo. Nota fiscal antiga, contrato, material impresso datado, publicação em rede social com data, registro de domínio. É isso que sustenta qualquer tese de uso anterior, e é isso que quase ninguém tem organizado.
O terceiro é decidir com a cabeça de negócio antes da cabeça jurídica. Derrubar registro alheio é processo longo, com custo e sem resultado garantido, e durante todo esse tempo o certificado do outro continua valendo. Quando o nome é novo e ainda não carrega reputação, trocar costuma sair mais barato que brigar. Os caminhos possíveis e os prazos de cada um estão em alguém está usando minha marca.
Como não virar esse caso
A sequência que evita essa história não é longa, e nenhuma etapa dela é cara perto do custo de um rebranding forçado.
Conferir antes de investir no nome. A consulta de marca no INPI mostra o que já está depositado nas classes que interessam ao negócio. Ela é o primeiro filtro e custa tempo, não dinheiro.
Medir o risco do sinal específico. Marca igual não é o único problema; marca parecida em ramo afim também barra. O laudo de viabilidade coteja o nome com a base para estimar o risco real antes de pagar a taxa oficial.
Depositar nas classes certas. Uma escola de educação infantil e um curso preparatório podem estar em recortes diferentes do mesmo setor. O que o processo cobre, e o que não cobre, está em registro de marca no INPI. O valor por classe está aberto em preço do registro de marca.
Acompanhar o processo até o fim. Depois do depósito vêm publicação, prazo de oposição, exame e decisão. Quem some nesse intervalo descobre o problema tarde, como mostra oposição de marca: o que fazer.
O INPI não garante deferimento a ninguém, e nenhuma assessoria pode prometer isso. O que se faz antes é reduzir a chance de depositar um sinal que já estava ocupado, e o que se faz depois é não perder prazo.
A Escola de Educação Infantil Poliedro entrou na Justiça convencida de que o nome era dela, porque usava há mais tempo e estava registrada na Junta Comercial. Era um raciocínio comum, e ele não resistiu a um certificado do INPI. Se o nome do seu negócio está hoje apoiado só no contrato social e no tempo de mercado, ele está apoiado no mesmo lugar.