Quase sempre a descoberta vem da mesma forma: a pessoa digita o próprio nome na busca do Instagram, ou no Google, e aparece outro negócio usando exatamente aquilo. Mesma palavra, às vezes o mesmo segmento, em outra cidade. A primeira reação se divide entre duas, e as duas são apressadas: mandar mensagem exigindo que o outro pare, ou começar a pensar em nome novo.
Antes das duas, falta uma informação que muda tudo: o outro tem registro ou só usa? São situações jurídicas diferentes, com caminhos diferentes, e a resposta é pública e gratuita.
Passo 1: descobrir o que o outro tem
A propriedade da marca no Brasil não vem do uso nem da antiguidade do negócio. O artigo 129 da Lei 9.279/1996 diz que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional.
Isso significa que quem usa o nome há vinte anos sem registro não é dono dele, e quem registrou ontem pode ser. A primeira providência é consultar a base do INPI pelo nome e por variações dele. A consulta de marca no INPI é aberta a qualquer pessoa.
Na consulta, o que importa é a situação do processo, não a existência dele:
| O que aparece | O que significa |
|---|---|
| Registro concedido, em vigor | existe titular com exclusividade na classe |
| Pedido depositado, em exame | ainda não há dono, há fila e prioridade de depósito |
| Pedido arquivado ou indeferido | aquele pedido morreu, o nome voltou a ficar disponível |
| Registro extinto por caducidade ou falta de prorrogação | o registro caiu, o nome está livre de novo |
| Nada encontrado | ninguém pediu aquele nome, ao menos na grafia buscada |
As duas últimas linhas são as que mais surpreendem. Registro de marca vale dez anos e precisa ser prorrogado, e pode cair por caducidade quando não é usado. Encontrar um registro na tela não encerra a análise: vale olhar se ele continua em vigor. O tema está detalhado em renovação de marca e caducidade.
Buscar só a grafia exata também engana. Nomes parecidos em classe igual ou afim colidem mesmo escritos de outro jeito, e é por isso que a busca de anterioridade se faz por variação fonética e gráfica.
Passo 2: olhar a classe, não só o nome
A exclusividade da marca não é sobre a palavra no vazio. Ela vale dentro da classe de produtos ou serviços registrada, no que se chama de princípio da especialidade. O INPI organiza produtos e serviços em 45 classes.
Duas consequências práticas:
Nome idêntico em ramos distantes costuma conviver. Uma oficina mecânica e uma confeitaria podem carregar a mesma palavra sem que o consumidor confunda uma com a outra.
Classe diferente não garante nada por si só. O que o INPI avalia é a possibilidade de confusão ou associação indevida, e serviços afins colidem mesmo em classes distintas. Roupa e calçado, software e serviço de tecnologia, restaurante e alimento embalado são pares que costumam se tocar. O critério está explicado em o que é colidência de marca.
Descobrir que o outro negócio atua em ramo distante muda o diagnóstico inteiro: pode não haver conflito nenhum, e os dois podem registrar.
Cenário 1: o outro tem registro concedido na sua classe
Esse é o cenário mais fechado. O titular tem exclusividade nacional na classe, e continuar usando o nome expõe o seu negócio a notificação e a ação judicial, com pedido de abstenção de uso e de indenização.
Os caminhos que sobram, em ordem de custo:
Mudar o nome. Ingrato e, em muitos casos, o mais barato, especialmente se o negócio é novo e ainda não acumulou reconhecimento. Os critérios para escolher um nome que não repita o problema estão em como escolher o nome da empresa.
Verificar se o registro ainda está de pé. Se a marca registrada não vem sendo usada, existe o pedido de caducidade, cabível após cinco anos da concessão. É procedimento próprio, com prova, e não é um atalho rápido.
Negociar. Licença de uso ou convivência são contratos possíveis quando os dois negócios não disputam o mesmo público. Depende da vontade do titular.
O que não cabe é seguir usando e esperar que não dê em nada. O registro de marca no INPI do outro lado é um direito oponível a você mesmo que você nunca tenha ouvido falar dele.
Cenário 2: o outro só usa, e ninguém registrou
Aqui o campo está aberto, com uma ressalva importante que quase ninguém conhece.
O pedido pode ser depositado por você. Quem deposita primeiro entra primeiro na fila. Só que o artigo 129, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996 cria o direito de precedência: toda pessoa que, de boa-fé, na data do depósito, usava no país há pelo menos seis meses marca idêntica ou semelhante para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tem direito de precedência ao registro.
Três detalhes definem o alcance disso:
- O direito é do usuário anterior de boa-fé, e pode ser tanto o outro quanto você, dependendo de quem começou antes.
- Ele não é automático. Precisa ser alegado dentro do processo e provado com documentação de uso, como notas fiscais, contratos, material publicitário datado e registros de atividade.
- Ele existe para ser oposto. Se o outro negócio vir a publicação do seu pedido, pode apresentar oposição no prazo de 60 dias contados da publicação na Revista da Propriedade Industrial, prazo que o artigo 158 da mesma lei fixa e não prorroga.
Ou seja: depositar primeiro ajuda, e não encerra a conversa. Vale reunir a prova do seu próprio uso antes de protocolar, porque ela pode ser necessária.
Cenário 3: você usa há mais tempo e o outro depositou primeiro
É o espelho do cenário anterior, e é onde o direito de precedência trabalha a seu favor. O caminho normal é acompanhar a publicação do pedido dele e apresentar oposição dentro dos 60 dias, demonstrando o uso anterior de boa-fé.
Perder esse prazo não fecha todas as portas, porque existe o processo administrativo de nulidade depois da concessão, e existe a via judicial. Mas cada etapa perdida encarece a seguinte. Quem só descobre o problema quando recebe a notificação do outro lado chega atrasado em uma disputa que poderia ter custado uma oposição.
Se a situação for a inversa, com um terceiro usando uma marca que já é sua, o procedimento está em alguém está usando minha marca.
O que não fazer
Mandar notificação sem ter registro. Exigir que o outro pare de usar um nome sobre o qual você não tem propriedade é posição frágil, e serve de aviso para que ele deposite o pedido antes de você.
Trocar o nome por precaução, sem consultar. Boa parte dos casos termina em convivência legítima porque os ramos são distantes. Trocar sem verificar a classe é perder o nome por um conflito que talvez não exista.
Depositar às pressas sem busca. A taxa do INPI é de R$ 440 por classe com o desconto de 50% (MEI, ME, EPP e pessoa física) e R$ 880 cheia, paga na entrada e não devolvida em caso de negativa. Depositar sem saber o que há na classe é pagar para descobrir. Se o pedido cair, o caminho passa a ser o de marca indeferida.
A decisão depende de um diagnóstico, não de um palpite
Os três cenários acima levam a condutas opostas, e o que separa um do outro é informação pública: situação do registro, classe, data de depósito e prova de uso anterior. Essa leitura é feita antes de escolher o caminho, nunca depois.
Quem concluir que o campo está livre protocola o registro de marca no INPI e sai da zona em que o nome pertence a quem chegar primeiro. Quem precisar do diagnóstico completo do cenário, com as colidências por variação e por classe afim, tem no laudo de viabilidade a análise que antecede a decisão de registrar, negociar ou trocar de nome.